21 декабря 2017 года Исследовательский Центр частного права при поддержке Школы права «Статут» провел научно-практическую конференцию «Сделки с исключительными правами».
Спикерами конференции выступили:
- Вальдес-Мартинес Эрик Раулевич, заместитель генерального директора Всероссийской организации интеллектуальной собственности
- Егоров Андрей Владимирович, к.ю.н., первый заместитель председателя Совета Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева, профессор ИЦЧП, главный редактор журнала «Арбитражная практика для юристов», член Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства
- Калятин Виталий Олегович, к.ю.н., главный юрист по интеллектуальной собственности ООО «Управляющая компания «РОСНАНО», профессор ИЦЧП
- Кольздорф Мария Александровна, м.ч.п., заместитель начальника отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам
- Орлова Валентина Владимировна, д.ю.н., профессор, руководитель практики интеллектуальной собственности и товарных знаков компании Пепеляев групп, патентный поверенный
- Павлова Елена Александровна, к.ю.н. начальник отдела интеллектуальных прав, заведующая кафедрой интеллектуальных прав ИЦЧП, член Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства
- Савельев Александр Иванович, к.ю.н., магистр частного права РШЧП, юрист компании IBM (Россия/СНГ), старший научный сотрудник НИУ ВШЭ
В этот раз программа конференции была посвящена достаточно узкой теме, а именно сделкам с интеллектуальными правами. Андрей Владимирович Егоров в начале конференции отметил, что отношения, связанные с интеллектуальными правами, являются важнейшей сферой общественных отношений. В то же время, по его мнению, эта сфера очень непонятная, потому что она новая. С одной стороны, в этой сфере есть отношения, которые регулируются общими положениями Гражданского кодекса, с другой стороны, есть отношения, попадающие под специальное регулирование. И именно сквозь призму соотношения общего и специального регулирования был рассмотрен ряд вопросов, связанных со сделками по распоряжению исключительными правами.
Конференция прошла в уже привычном для Центра формате свободной дискуссии. В качестве спикеров выступили одни из лучших специалистов в области права интеллектуальной собственности. Они обсудили острые проблемы в сфере теории и практики применения законодательства об интеллектуальных правах. Причем далеко не всегда высказанные ими точки зрения совпадали. В то же время формат мероприятия предполагал не только выступление спикеров по заявленным темам, но и обсуждение практических вопросов, поступивших от участников конференции. Каждый участник мог задать интересующий его вопрос, который соответствовал бы тематике конференции. В итоге, в ходе обсуждения нередко возникали интересные дискуссии, полезные как с теоретической, так и с практической точки зрения.
Первой из спикеров выступила Елена Александровна Павлова с докладом: «Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор: Общая характеристика и спорные вопросы».
В первой части доклада, Елена Александровна рассказала, что представляют собой лицензионный договор и договор об отчуждении исключительных прав, как они друг с другом соотносятся и как они должны были бы соотноситься друг с другом. Указанную тему, она рассматривала сквозь призму авторского права.
Для начала, Елена Александровна решила акцентировать свое внимание на неделимом целостном характере исключительного права. Это приводит к тому, что схема распоряжения таким правом распадается на две единственно возможные конструкции.
Первая конструкция — это договор об отчуждении исключительного права, по которому право полностью переходит от одного лица к другому. В случае отчуждения передача исключительного права всегда происходит в полном объеме.
Вторая конструкция — это лицензионный договор, при заключении которого исключительное право остается у первоначального правообладателя, а он предоставляет своему контрагенту по договору право использования в определенных пределах принадлежащего ему произведения, изобретения, товарного знака.
Вторая часть выступления Елены Александровны была посвящена аспектам защиты слабой стороны в договорах об отчуждении исключительного права и в лицензионных договорах. Российское законодательство содержит ряд протекционистских положений, направленных на защиту прав авторов. Также спикер рассказала о законодательных решениях, которые были приняты в странах Европейского союза. В Германии был принят ряд изменений в законодательство об авторском праве, направленных на обеспечение выплаты авторам справедливого вознаграждения. В закон об авторском праве Нидерландов также была включена целая глава, посвященная защите интересов физических лиц (авторов, исполнителей и их наследников). Осенью 2016 года был опубликован проект новой директивы ЕС «Об авторском праве в едином цифровом рынке». Одна из ее статей содержит т.н. условие «бестселлера»: право авторов и исполнителей требовать дополнительного вознаграждения в случае диспропорции между полученным вознаграждением и последующим доходом другой стороны договора от использования произведений и исполнений.
Третья часть выступления спикера была посвящена общим вопросам заключения лицензионных договоров и договоров об отчуждении авторского права. Спикер призвала обращать внимание на форму договоров, порядок их заключения, на сроки заключения договоров, на согласование существенных условий договоров. Также спикер настойчиво рекомендовала участникам конференции подробно описывать предмет договора, а в лицензионных договорах подробно прописывать условия и порядок использования исключительного права.
В заключение Елена Александровна рассказала о новых способах использования исключительных прав, таких как «Мультискрин» и «Сatch up» («вслед за эфиром»). Она отметила, что нет необходимости называть их новыми способами использования, а для описания их в договоре достаточно тех правомочий (способов использования), которые уже закреплены в Гражданском кодексе.
Выступление Эрика Раулевича Вальдес-Мартинеса было посвящено особенностям передачи авторских прав, условиям и специфике лицензионных договоров по законодательству США и некоторых стран Европейского союза.
Спикером было выделено много отличительных особенностей в области исключительных прав, которые свойственны правовой системе США.
Во-первых, Закон США об авторском праве не раскрывает понятие автора. Понятие автора только упоминается в законе. Отличительной особенностью является то, что автором произведения в Соединенных Штатах Америки может признаваться как физическое, так и юридическое лицо.
Во-вторых, Авторское право США предусматривает очень развитую систему создания произведений по найму. Так закон признает девять объектов, которые могут быть созданы по найму (work for hire).
В-третьих, США долгое время не признавали концепцию моральных (неимущественных) прав. Однако, впоследствии, был принят Visual Artists’ Rights Act (VARA, 1990), которым впервые были признаны моральные права художников. Особенность регулирования моральных прав в США в сфере интеллектуальной собственности заключается в том, что их можно полностью передать по договору об отчуждении права. Законодательство США это допускает, основываясь на доктрине отсутствия запрета на отказ от моральных прав.
В-четвертых, следует упомянуть, что важную роль в области осуществления исключительных прав в США играют гильдии, оказывающие заметное влияние на развитие лицензионных соглашений и договоров об отчуждении исключительного права. Гильдии — это некоммерческие организации, представляющие интересы авторов и исполнителей. Ценность гильдий заключается в том, что они, фактически, вместо авторов участвуют в переговорном процессе, что позволяет последним добиться более выгодных условий в ходе переговоров с организациями, использующими результаты интеллектуальной деятельности.
Далее спикером были рассмотрены существенные особенности регулирования лицензионных соглашений по законодательству стран Европейского союза.
Спикер отметил, что в странах Европейского союза практика заключения лицензионных договоров очень долго основывалась на принципе свободы договора. И только в последующем стала складываться система, ориентированная, в первую очередь, на охрану прав авторов. Традиционно европейский подход направлен на защиту более слабой стороны. Особое внимание уделяется целям договора и положениям о справедливом вознаграждении.
В странах Европейского союза также существует два способа распоряжения исключительными правами: лицензирование и отчуждение. Законодательство некоторых стран не допускает полного отчуждения исключительных авторских прав. Например, соответствующие ограничения установлены в законодательстве Германии. Согласно немецкой доктрине признание неотчуждаемых моральных прав автора не позволяет допустить полной передачи авторских прав на произведение другому лицу. Таким образом может быть передано право использования, но не само исключительное право. Помимо всего прочего, стоит отметить, что существенное влияние на регулирование интеллектуальных прав в странах Европы оказывает право Европейского союза.
В своем докладе Виталий Олегович Калятин рассказал о соглашениях между правообладателями, как о новом инструменте определения порядка использования интеллектуальной собственности и распоряжения правами на нее.
Начало выступления было посвящено общим положениям о совместном правообладании. Виталий Олегович отметил, что на сегодняшний день, в праве интеллектуальной собственности уделяется большое внимание отношениям, в которых лица выступают в качестве контрагентов: заказчика и исполнителя, автора и издателя, и так далее. Однако мало внимания уделяется отношениям, в которых участники выступают на одной стороне.
Совместное правообладание может возникнуть в результате совместного создания объекта интеллектуальных прав, в результате приобретения прав по договору и в результате универсального правопреемства.
Спикер выделил ряд сложностей, которые возникают при совместном обладании правами на один объект исключительных прав. Во-первых, действующее законодательство рассматривает исключительное право, как целое и неделимое право, которое передается в полном объеме всем правопреемникам. Во-вторых, действующее законодательство предусматривает разные типы правообладания и, следовательно, разные взаимоотношения между субъектами. В-третьих, объекты исключительных прав могут быть сложно структурированными, что также влияет на отношения правообладателей. Таким образом, законодательная конструкция должна предусматривать выстраивание различных систем взаимоотношений между этими субъектами. Однако существующая модель совместного правообладания не вполне соответствует потребностям оборота. Как результат, совместным правообладателям сложно управлять и сложно распоряжаться исключительными правами.
Виталий Олегович, рассказал о том, с помощью каких правовых решений можно эффективно выстроить взаимоотношения между правообладателями на основе действующих правовых норм.
Первое решение – это корпоративная модель управления исключительным правом. Эта модель предполагает создание специального юридического лица, за которым закрепляется 100% исключительного права. Уставной капитал юридического лица делится между правообладателями. Таким образом, в дальнейшем, они выстраивают все взаимоотношения уже в рамках корпоративного права.
Второе решение – это договорная модель управления исключительным правом. Она предполагает закрепление в договоре любого варианта взаимоотношений сторон по поводу объекта. В данном договоре можно закрепить доли в праве, определить порядок управления или распоряжения правами, установить порядок принятия решений и порядок изменения состава правообладателей.
Далее спикером были рассмотрены различные варианты взаимоотношений правообладателей. Были выделены плюсы и минусы каждого способа принятия решений. Спикер настойчиво порекомендовал участникам конференции заключать соглашения о порядке принятия решения между правообладателями. Это помогает избежать конфликтных ситуаций.
На примере конкретных судебных дел, спикер подчеркнул важность заключения соглашений между правообладателями. Решение СИП от 19 мая 2015 г. по делу N СИП-1057/2014 показывает, что конфликт между правообладателями может возникнуть по поводу такого простого технического вопроса, как продление срока действия патента на полезную модель. В данном деле суд указал, что разрешение указанного вопроса должно осуществляться по общему правилу — то есть по соглашению сторон. А в случае отсутствия такого соглашения патентообладатели не лишены возможности разрешить подобный спор в судебном порядке, посредством подачи иска об определении порядка соосуществления права. В другом своем решении от 5 июня 2017 г. по делу N СИП-785/2016 Суд по интеллектуальным правам указал, что возможно заключение соглашений между правообладателями в отношении будущего объекта.
В заключение, спикер поднял очень важный вопрос о возможности выделения доли в исключительном праве. По словам спикера, изначально Гражданский кодекс допускал только совместное распоряжение правом на объект исключительного права. Однако после изменений 2014 года статья 1229 ГКдопускает возможность изменения этого механизма соглашением сторон. В связи с этим, спикер пришел к выводу, что на сегодняшний день существует возможность установить долевое право на объект интеллектуальных прав, а также возможность распоряжаться этими долями. Возможность распоряжаться долями в праве на объект исключительных прав имеет свое доктринальное обоснование и подтверждается примерами из судебной практики. Кроме того, такая возможность частично закреплена в отдельных положениях гражданского кодекса.
В своем выступлении Мария Александровна Кольздорф разобрала сложные вопросы судебной практики, связанные с распоряжением исключительными правами.
Акцент был сделан на двух существующих на сегодняшний день проблемах.
Во-первых, какие риски возникают, в случае отсутствия государственной регистрации перехода или предоставления права использования? Исключительные права на ряд объектов признаются и охраняются при условии их регистрации. В отношении этих объектов договор отчуждения, предоставление права использования таких объектов или переход прав подлежат государственной регистрации. Отсутствие такой регистрации приводит к тому, что предоставление права использования или переход права считается несостоявшимся. На практике возникает вопрос, можно ли говорить, что лицензиат использует объект правомерно, если лицензионный договор заключен, но переход права не был зарегистрирован? В деле № А67-4475/2015 Верховный суд пришел к выводу, что предоставление права использования возможно только при регистрации перехода такого права в установленном законе порядке. По мнению спикера, в таких ситуациях необходимо учитывать два обстоятельства: 1) были ли предприняты сторонами меры по регистрации перехода права (заключению договора в установленном порядке); 2) действовали ли стороны добросовестно. Кроме того, следует обратить внимание на то, что лицо не вправе противопоставлять свое право перед третьими лицами, если его право не было зарегистрировано в реестре (дело № А40-144545/2015).
Мария Александровна также акцентировала внимание слушателей на том, что в случае перехода исключительного права на основании универсального правопреемства (например, в случае реорганизации), было бы целесообразно применять подход изложенный в постановлении Пленума Верховного суда № 25. Согласно указанному подходу, права и обязанности, в случае реорганизации юридического лица, переходят на правопреемника, в том числе в отношении объектов, переход которых подлежит государственной регистрации, вне зависимости от такой регистрации.
Следующий вопрос, который спикер осветила в своем выступлении, это вопрос о возможности распоряжения правом в случае признания патента недействительным. В деле № СИП-810/2016 Суд по интеллектуальным правам разрешал следующий вопросы. Возможна ли уступка права на оспаривание решения Роспатента, в случае признания патента недействительным? Есть ли право на восстановление действия патента? Может ли оно перейти к третьим лицам? Президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу, что право на оспаривание решения Роспатента не может быть передано по договору уступки права требования. Однако в особом мнении одного из судьи была выражена позиция, что в такой ситуации необходимо признавать право на восстановление действия патента.
Валентина Владимировна Орлова выступила с докладом: «Особенности распоряжения исключительными правами на средства индивидуализации. Актуальные вопросы регистрации распоряжения исключительным правом на товарный знак».
Свое выступление Валентина Владимировна начала с общей характеристики средств индивидуализации, закрепленных в Гражданском кодексе. Также был затронут вопрос об ограничениях в распоряжении правами на различные средства индивидуализации.
Основная часть выступления спикера была посвящена практическим вопросам, связанным с распоряжением средствами индивидуализации. Наиболее подробно была рассмотрена проблема введения потребителя в заблуждение при отчуждении исключительного права на товарный знак. При таких обстоятельствах отчуждение исключительного права не допускается. Спикер привела примеры типичных случаев отчуждения исключительного права на товарный знак, при которых потребитель вводиться в заблуждение. Например, если в товарном знаке содержится указание на место производства товара (определенный регион, город России), а товарный знак был передан приобретателю из другого региона или из другого государства. Также будет считаться введением потребителя в заблуждение, если в товарном знаке содержится указание на дату основания бизнеса, а товарный знак был передан недавно созданной компании.
При регистрации перехода права на товарный знак, следует обратить внимание на то, что действующие нормативные акты не содержат (в отличие от ранее действовавших) указания на ситуации, в которых регистрирующий орган может посчитать, что отчуждение исключительного права способно явиться причиной введения потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Вместе с тем, регистрирующий орган все равно обязан проверить, соблюдается ли это условие или нет. При выявлении нарушений, регистрирующий орган будет вынужден отказать в проведении государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак со ссылкой на статью 1483 ГК.
На сегодняшний день, существуют исследования, которые предлагают исключить возможность введения потребитея в заблуждение из числа оснований для отказа в государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак. Альтернативный механизм предполагает использование рыночного начала, при котором потребители будут самостоятельно предъявлять иски к правообладателям.
Следующая часть доклада была посвящена особенностям предоставления права использования товарного знака по лицензионному договору. Спикер порекомендовала участникам ответственно подходить к формулированию условий договора. Необходимо детально прописывать способы использования товарного знака. При предоставлении лицензии нескольким лицензиатам одновременно необходимо проконтролировать, чтобы территория, способы использования и другие условия использования товарного знака не пересекались между собой.
Заключительная часть доклада была посвящена актуальным вопросам регистрации перехода права на товарный знак. Валентина Владимировна разобрала наиболее типичные ошибки, совершаемые участниками. Также были рассмотрены наиболее часто встречающиеся проблемы, возникающие при государственной регистрации перехода права.
Свой доклад, «Смарт-контракты как способ коммерциализации объектов авторских прав. Вызовы и возможности» Александр Иванович Савельев начал с выяснения вопроса о том, что такое смарт-контракт.
Существует несколько подходов к пониманию сути смарт-контракта, ни один из которых на сегодняшний день не является устоявшимся. Их можно назвать техническим, договорным и компромиссным. При первом подходе смарт-контракт понимается как программный код (скрипт), автоматизирующий определенный процесс и реализованный на базе платформы Блокчейн. При договорном подходе, смарт-контракт понимается как договор, условия которого реализованы в форме программного кода, имплементированного на базе платформы Блокчейн и обеспечивающего их автономность и самоисполнимость по наступлении заранее определенных в нем обстоятельств. При компромиссном варианте, смарт-контракт понимается как автоматизированное на базе платформы Блокчейн средство исполнения обязанностей по договору, заключенному традиционным способом.
Второй блок выступления спикера был посвящен действующему регулированию смарт-контрактов. Александр Иванович указал, что смарт-контракт по своей природе является программой для ЭВМ. Следовательно, мы можем распространить на него все соответствующие правовые последствия: 1) регистрацию в Роспатенте; 2) применение особой формы распространения в виде предоставления лицензии; 3) использование формы открытой лицензии; 4) использование особых способов защиты.
Однако спикер акцентировал внимание на очень важной проблеме. Кто будет отвечать за ошибки программного кода, если вследствие наличия такой ошибки участником смарт-контракта будет причинен вред? Специальных норм об ответственности за качество кода в действующем законодательстве не содержится, равно как и нет возможности субсидиарного применения норм об ответственности из общей части Гражданского кодекса. Кроме того, существует судебная практика, которая говорит, что исключительное право, не являясь вещью, не может быть признано некачественным.
Указанная проблема частично была решена в США. Разработчик несет ответственность за недостатки программного обеспечения о которых он знал в момент его предоставления пользователю, вне зависимости от того, что сказано в лицензионном договоре.
Третий блок выступления был посвящён практическому применению смарт-контрактов в сфере авторского права. Во-первых, смарт-контракты можно использовать при распространении объектов авторских прав с помощью открытых лицензий. В этом случае смарт-контракты будут гарантировать встречное предоставление по лицензионному договору. Во-вторых, смарт-контракты помогут исключить посредников между правообладателями и пользователями из отношений по поводу выплаты вознаграждения. В-третьих, смарт-контракт и блокчейн позволят индивидуализировать каждую копию соответствующего продукта. Это позволит создать вторичный рынок цифрового контента.
В заключении, спикер указал на существующие проблемы, которые необходимо решить для того, чтобы использовать смарт-контракты для распространения объектов авторского права. Во-первых, блокчейн не обеспечивает достоверности данных, которые в него вносятся. В итоге, необходимо будет предусмотреть дополнительные правовые меры для повышения степени доверия к реестру и защиты участников оборота. Во-вторых, для хранения произведений необходимы огромные мощности. Обеспечить такие мощности достаточно проблематично. В этой связи, организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными правами могут выступать в качестве репозиториев. В-третьих, на сегодняшний день еще не созданы библиотеки типовых смарт-контрактов. В-четвертых, до сих пор не разрешен вопрос о легитимности блокчейна и криптовалют.
С заключительным докладом выступил Андрей Владимирович Егоров. Тема его доклада была сформулирована следующим образом: «Реституция по недействительным сделкам с исключительными правами: пригодны ли общегражданские конструкции?»
Доклад был посвящен конкуренции двух способов защиты правообладателя, в случае признания сделки с исключительным правом недействительной. Андрей Владимирович на примере конкретных судебных дел попытался разобраться, какой способ защиты будет в этом случае правильным: реституция или взыскание компенсации за нарушение исключительного права.
Спикер отметил, что большинство сделок с исключительными правами признаются недействительными, в связи с несоблюдением требований о государственной регистрации. В связи с этим, спикер акцентировал свое внимание именно на этом основании недействительности сделок.
Первое решение, которое было воспринято судами, предполагало взыскание задолженности по договору, а не взыскание компенсации за нарушение исключительного права. Позиция суда была основана на том, что правообладатель добровольно распорядился исключительным правом, а, следовательно, нарушения со стороны пользователя не было. Указанное обстоятельство исключает возможность взыскания компенсации. Эта позиция была поддержана Верховным судом в определении от 18 мая 2016 года № 301-ЭС16-3966. Указанный подход также нашел отражение в решении Суда по интеллектуальным правам от 04.05.2016 по делу Петриной З.И. Спикер отметил, что указанный подход является верным с точки зрения конечного результата, но не вполне правильным с точки зрения обоснования. В соответствии с правильным обоснованием отказ во взыскании компенсации должен был быть мотивирован отсутствием вины у пользователя исключительным правом.
Однако в дальнейшем Верховный суд в деле № А41-17422/2016 занял формальный подход, в соответствии с которым недействительность сделки по отчуждению исключительного права, дает возможность правообладателю взыскать компенсацию за нарушение исключительного права.
Параллельно Суд по интеллектуальным правам рассмотрел спор между Петриной З.И. и ООО «Крошка РУ», в котором правообладатель требовал применить последствия недействительности сделки, а именно: взыскать с пользователя доход, полученный вследствие использования исключительного права, и взыскать с правообладателя в счет пользователя сумму паушального платежа. Суд по интеллектуальным правам решил взыскать в счет пользователя сумму паушального платежа, а в счет правообладателя сумму за пользование лицензией. В удовлетворении иска в части взыскания дохода, полученного вследствие использования исключительного права, было отказано.
Далее спикером, на примере судебной практики, был рассмотрен подход к решению этой проблемы, который применяется в Германии. Указанный подход предполагает взыскание компенсации за неправомерное использование исключительного права. Однако за основу расчета компенсации берётся сумма, указанная в лицензионном договоре. По мнению спикера, указанный подход применим только в случае, если договор был признан недействительным в связи с пороком формы. В остальных случаях, особенно когда сделка была признана недействительной в связи с пороком воли, такой подход недопустим.
Подводя итоги, Андрей Владимирович отметил, что право интеллектуальной собственности является средоточием всех общих проблем гражданского права. Кроме того, право интеллектуальной собственности имеет ряд собственных подотраслевых особенностей. В связи с чем, Андрей Владимирович призвал слушателей уделять больше внимания общим проблемам гражданского права, поскольку, не овладев общими вопросами теории гражданского права, невозможно развивать его специальную отрасль.